Nouvelle mise en perspective pour la marque

La primauté que connaît la marque est battue en brèche depuis quelques mois par la Cour de Justice de l’Union Européenne (1) (CJUE) qui privilégie le principe de la libre-concurrence à l’exception privative de la marque déposée.

La sphère privative que crée une marque dûment enregistrée est circonscrite strictement aux fonctions de la marque que sont :
- la fonction de reconnaissance de l’origine des produits et des services et également, la garantie de ceux-ci (fonction dite essentielle),
- la fonction d’investissement qui permet de sanctionner un tiers dans l’usage de la marque lorsque cet usage porte atteinte à la réputation de la marque, que celle-ci soit renommée ou non,
- la fonction publicitaire pour laquelle la marque est considérée comme un instrument de promotion des produits et des services. Le service de référencement AdWords n’est pas considéré à ce jour comme une atteinte à la fonction publicitaire de la marque.

On assiste à un recul spectaculaire de la protection de la marque. Même si les signes sont identiques, il convient de vérifier si est caractérisée une atteinte à la fonction d’origine de la marque. Alors que, auparavant, en cas d’identité des signes pour des produits ou services identiques et pour le même territoire, la contrefaçon était reconnue.

Aujourd’hui, face à un tel cas, le juge vérifiera si le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif peut savoir si les produits ou les services proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou bien d’un tiers.

Par conséquent, il est possible d’utiliser la marque d’un tiers même concurrent en prenant simplement la précaution d’indiquer, d’une manière ou d’une autre mais très clairement (2) et sans ambigüité, que les deux entreprises sont indépendantes.

Il convient donc de changer son point de vue : la marque ne doit plus être considérée comme une arme ou un bouclier face à la concurrence mais comme un étendard destiné aux clients.

Bien évidemment, vous allez peut-être être tenté de vous engouffrer dans cette brèche ouverte par les juges européens et donc réserver comme mot-clé certaines marques de concurrents. Il conviendra néanmoins de vous montrer très prudent et ce, pour plusieurs raisons :

- en droit d’abord, la CJUE appelle les juges nationaux à une analyse in concreto de l’usage de la marque par le tiers. Aussi, l’utilisation que vous en ferez pourrait être qualifiée de contrefaisante. En effet, quid du consommateur raisonnablement attentif ? Quid de l’information montrant deux sociétés indépendantes ? Quid de l’atteinte substantielle à la fonction d’investissement de la marque ?
Nous sommes face ici à un risque d’insécurité juridique.

- de manière pragmatique ensuite, vous devrez gérer la riposte de votre concurrent qui interprètera sans doute (!) votre acte comme une déclaration de guerre.


Marie-Pierre L'Hopitalier
MPL Avocats - Cabinet d’avocats en droit des nouvelles technologies (propriété intellectuelle, informatique, Web) - Nantes - Tél +33 (0)2 51 84 28 05